A alegação da Coca-Cola era de semelhança fonética entre os nomes, o que poderia causar confusão e associação indevida por parte dos consumidores.

A 3ª turma do STJ manteve a decisão da JF que declarou a nulidade da marca de refrigerantes Joca Cola, mesmo depois de a fabricante – uma indústria de Goiás – ter renunciado ao seu registro no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

No entendimento do colegiado, a renúncia administrativa ao registro de marca não implica perda de objeto da ação judicial que pede a sua anulação no INPI.

O caso

A fabricante renunciou à marca um mês depois que a Coca-Cola Indústrias Ltda. e The Coca-Cola Company ajuizaram a ação de abstenção de uso e nulidade do registro, com pedido de indenização por danos morais e materiais.

A alegação da Coca-Cola era de semelhança fonética entre os nomes, o que poderia causar confusão e associação indevida por parte dos consumidores. Para a empresa goiana, com a renúncia haveria a perda do objeto da ação.

O juízo de 1º grau, invocando a segurança jurídica, entendeu ser necessário prosseguir com a ação para salvaguardar os direitos das empresas da Coca-Cola em eventuais litígios futuros.

A sentença afastou a indenização, mas a nulidade foi decretada. Na apelação, a indústria goiana reiterou o pedido de reconhecimento de perda de objeto, porém o entendimento da sentença foi mantido pelo TRF da 2ª região.

Em REsp, a empresa goiana sustentou que, antes mesmo de ser citada na ação ajuizada pela Coca-Cola, já havia renunciado administrativamente ao registro da Joca-Cola. Alegou ainda que o produto nunca chegou a ser comercializado, em decorrência de graves problemas financeiros, e que jamais causou prejuízos às autoras da ação.

Efeitos pretéritos

No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, negou provimento ao recurso. Ela lembrou que os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se para o futuro (ex nunc), “como ocorre, em regra, com qualquer direito disponível cuja aquisição se deu mediante a prática de ato administrativo.”

Por outro lado, a decretação de nulidade do ato administrativo que concedeu tal registro tem efeitos que retroagem no tempo (ex tunc), segundo regra expressa do artigo 167 da lei de Propriedade Industrial (9.279/96).

“Diferentemente do que ocorre em casos de nulidade, na renúncia não se discute a presença ou não de algum vício que macule a marca ab initio. De fato, tratando-se de ato administrativo que vigeu e produziu efeitos no mundo jurídico, com presunção de legalidade, a situação em comento enseja a necessária proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante sua vigência.”

Prova pericial

Em outro ponto questionado pela empresa goiana, a ministra concluiu que o fato de o juízo de 1º grau não ter considerado necessário submeter a questão discutida à perícia judicial não representa ilegalidade, pois ao magistrado compete a direção da instrução probatória.

A relatora ainda negou o pedido para condenar o INPI a arcar solidariamente com os ônus sucumbenciais, em razão da Súmula 7; manteve a imposição de multa por conta de três embargos considerados protelatórios pela JF e aumentou os honorários de sucumbência devidos para 20%.

• Processo: REsp 1.832.148

Fonte: https://www.migalhas.com.br/quentes/324153/stj-mantem-nulidade-da-marca-de-refrigerantes-joca-cola