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DIREITO DE PRECEDÊNCIA: O que é e como requerer?

Os direitos sobre uma marca nascem a partir do momento em que é protocolado um pedido de registro no INPI. Esses direitos se completam quando o registro de marca é concedido, ao fim do processo de registro.

Então, a regra é: o uso de marca não dá direitos sobre a marca – o que dá direito é o seu devido registro no INPI. Porém, existem exceções a essa regra. Uma dessas exceções é o direito de precedência.

Segundo a Lei de Propriedade Industrial, quando alguém protocola um pedido de registro de marca, mas já existe uma outra pessoa usando a mesma marca há mais de 6 meses sem registrá-la, essa pessoa que iniciou o uso de boa-fé tem a preferência sobre o uso.

Resumidamente, os requisitos para invocar o direito de precedência são: a marca precisa ser igual, ou pelo menos, semelhante o suficiente para causar confusão; o usuário anterior precisa demonstrar que usava a marca há 6 meses, no mínimo; o uso precisa ser de boa-fé, ou seja, usando a mesma marca sem intenção de prejudicar aquele que pediu o registro posteriormente.

O QUE É DIREITO DE PRECEDÊNCIA?

O direito de precedência tem ampla relevância para garantir que marcas em uso, ainda que não protegidas pelo registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), tenham garantida a titularidade em uma eventual disputa. Isto porque o Brasil adota o sistema atributivo de direitos, ou seja, torna-se proprietário da marca aquele que primeiro obtiver o registro no INPI.

Importante destacar que o direito de precedência é uma exceção. Ele consta do § 1º do artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (lei 9.279/97), que diz que o usuário anterior de boa-fé terá de direito de precedência ao registro desde que utilize a marca seis meses antes da data do depósito do concorrente.

Para melhor ilustrarmos, temos o seguinte exemplo: a empresa “A” usa a marca XXX por algum tempo antes de leva-la a registro no INPI. Nesse ínterim, a empresa “B” requereu o registro da mesma marca. O direito de precedência se aplica aí caso a empresa “A” consiga comprovar que usa a marca XXX há pelo menos seis meses antes da data do depósito da empresa “B”. Para efetivar esse direito, a empresa “A” deverá depositar seu próprio Pedido de Registro e apresentar Oposição ao pedido da empresa “B”, defendendo seu direito de precedência, ainda no decorrer do procedimento administrativo no INPI.

QUANDO POSSO REQUERER O USO ANTERIOR DE BOA-FÉ?

O entendimento do INPI é que só pode requerer o direito de precedência no momento de oposição do processo de marca no INPI. Ou seja, em até 60 dias da publicação da marca na RPI – Revista da Propriedade Industrial, conforme determina o Manual de Marca do INPI. Na justiça isso ainda é controverso.

No entanto, o INPI passou a restringir a aplicação desta regra. Diferentemente do que consta na lei, o Manual de Marcas diz que o direito de precedência não será considerado se, eventualmente, quem o pleiteia já tenha sido titular de pedido de registro ou até mesmo ter tido um registro da mesma marca e o abandonou. Isto significa que, para o INPI, o uso anterior da marca passa a ser irrelevante quando uma empresa já foi titular da marca e o registro foi extinto, por exemplo, por falta de renovação. Faz aí uma distinção onde a lei não distingue.

O Manual de Marcas rege que serão considerados usuários anteriores de boa-fé somente aqueles que nunca foram ao INPI para registrar a marca em questão, assim, caso o opositor já tenha tido pedido negado ou registro extinto, as alegações baseadas no artigo 129 serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprovatória de uso anterior. O Manual é claro ao afirmar que não aceitará tal pleito, a despeito da legislação, em momento algum, permitir esta distinção de situações.

COMO PROVAR O USO ANTERIOR DE BOA-FÉ?

A prova do preenchimento dos requisitos do direito de precedência, em um processo do INPI, devem ser provados por meio documental, dentro do prazo legal para oposição ao registro de marca, que é de 60 dias após a publicação da marca na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Alguns desses requisitos são mais complicados de serem provados, como, por exemplo, a boa-fé. Por isso, é um trabalho que requer uma experiência e conhecimentos especializados.

O QUE FAZER PARA REQUERER O DIREITO DE PRECEDÊNCIA?

O direito de precedência é argumento para ser apresentado no processo de registro de marca, por meio de uma oposição protocolada perante o INPI.

Caso a oposição não seja apresentada no prazo legal, e atendendo a todos os requisitos legais, o pedido de registro de marca será analisado normalmente, sem considerar o direito de precedência do usuário anterior de boa-fé. Apesar disso, podem haver outras alternativas jurídicas para o usuário anterior da marca, como a ação judicial, e, principalmente, entrar com um pedido de registro no INPI também.

Diante de uma negativa do INPI, o caminho é buscar uma reversão da decisão na esfera judicial e aguardar o posicionamento do Judiciário. A tendência é que ele seja menos restritivo e que siga o que está na lei, sem restringi-la como fez o INPI. Vale lembrar que o STJ em dezembro/2016 (Recurso Especial nº 1.464.975 – PR (2014/0160468-6) já adotou posicionamento menos restritivo ao confirmar que o direito de precedência pode ser fundamento para a nulidade de registro de marca, ainda que não tenha havido impugnação durante o processo de registro junto ao INPI, enquanto o posicionamento do INPI é de que o direito de precedência somente será considerado se utilizado no momento da oposição ao Pedido de Registro de Marca.

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